Proyecto de ley sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad

17 de septiembre de 2003
22ª Reunión – 13ª Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: voy a proceder a efectuar el informe con relación a este proyecto de ley enunciado por Secretaría, que corresponde a un mensaje y proyecto de ley enviado oportunamente por el Poder Ejecutivo de la Nación sobre Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.
En primer término, debo aclarar que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto no es la comisión cabecera, sino que lo es la de Industria y Comercio. Pero estando ausente su titular, siendo la segunda la de Relaciones Exteriores y Culto, voy a proceder a dar los fundamentos que llevan a solicitar la aprobación del proyecto.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Menem. — El senador Alperovich está ausente, pero voy a dar los argumentos que llevan a solicitar la aprobación de este proyecto en virtud de los fundamentos que expondré a continuación.
Hablar de la cuestión de la ley de patentes, es tocar un tema muy sensible. Todos conocemos las vicisitudes por las que atravesó la aprobación de la ley de patentes vigente en nuestro país, que es la 24.481, modificada por la ley 24.572. Esa ley vino precedida de grandes discusiones y diferencias planteadas entre la República Argentina y otros países extranjeros, principalmente los Estados Unidos y algunas naciones europeas, por entender que aquí se estaban violando los derechos de propiedad, sobre todo en lo que hace a la patente de medicamentos.
Luego de arduas discusiones parlamentarias que llevaron a un trámite por el que se sancionó la ley en la Cámara de Senadores, pasó a la de Diputados, fue elevada al Poder Ejecutivo y vetada parcialmente; se insistió en el proyecto. Finalmente, la norma fue sancionada de acuerdo con la forma como lo había hecho el Congreso; es decir, no se aceptaron los vetos del Poder Ejecutivo. Luego vino la modificación por la ley 24.572. Es decir que no es un tema sencillo. Es un tema sensible, a punto tal que después de sancionada la ley siguieron las disputas con los Estados Unidos, que entendieron que esa norma no se ajustaba a las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio.
La República Argentina adhirió a la norma de la Organización Mundial de Comercio por la ley 24.425. Es un Tratado internacional de aplicación obligatoria en nuestro país, en virtud de que las normas constitucionales dan a los Tratados internacionales una jerarquía normativa superior a las leyes que sanciona el Congreso de la Nación. Esto no quiere decir que todas las normas de las Convenciones que rigen en esta materia sean operativas ni de aplicación automática sino que, en casos como el del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio —más conocidos por ADPIC en la sigla nacional o por TRIPS en la sigla inglesa—, tenía que ser adoptada por nuestro país. Es decir, este acuerdo establece ciertos estándares internacionales en materia de patentes de invención que tenían que ser adoptados por todos los países suscriptores.
La República Argentina adhirió, por supuesto, a este Acuerdo. Adhirió a la Organización Mundial de Comercio. Se convirtió esto en un Tratado de aplicación obligatoria, pero habían quedado ciertas cuestiones que a juicio de algunos países extranjeros —principalmente los Estados Unidos— no se ajustaban a las disposiciones del mismo.
— Hablan varios señores senadores a la vez.
Sr. Presidente (Gioja). — Por favor; perdón, senador Menem.
Vamos a pedir a los senadores que escuchen al orador.
Prosiga, senador Menem.
Sr. Menem. — Sí; es un tema complicado, o sea que cuesta entenderlo aun estudiándolo. Así que si no se escucha menos se lo va a entender.
Esto llevó a que Estados Unidos planteara uno de los mecanismos que están establecidos en la Organización Mundial de Comercio para obligar a un país a cumplir con las normas que se establecen en ese organismo.
Eso se hace bajo el régimen conocido como consultas. Entonces esas consultas, bajo el entendimiento de solución de diferencias en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, son las que llevaron a plantear esa controversia respecto de este mecanismo.
Las objeciones de los Estados Unidos al régimen argentino eran variadas; se incluían los derechos exclusivos de comercialización, las licencias obligatorias, la extensión de la protección del procedimiento al producto, la inversión de la carga de la prueba, las medidas cautelares, el patentamiento de microorganismos, patentes transitorias y protección de datos de pruebas contra un uso comercial desleal.
Desde el año 1999, con otra administración, habían empezado estas conversaciones con los Estados Unidos y luego de nueve rondas de consultas se llegó a un acuerdo que, a juicio del gobierno argentino —del actual gobierno, ya voy a decir por qué, y del gobierno anterior; esto pasó por tres administraciones—, satisface los derechos, las inquietudes o los intereses de la República Argentina.
De todos esos temas que estaban en cuestión hubo cuatro en donde Estados Unidos reconoció que la ley argentina se adaptaba a las normas del ADPIC o TRIPS. Es decir que la Argentina no estaba en infracción.
Respecto de tres cuestiones se llegó a un acuerdo para que la Argentina implementara en su legislación estos aspectos que, a juicio de los Estados Unidos —y de otros países también—, no se adaptaban al acuerdo ADPIC. Y un tema sobre el cual no hubo acuerdo, que es bastante serio —seguramente más adelante vamos a tener que volver sobre él porque quedó sometido a la Organización Mundial de Comercio—, es el de protección de datos de prueba contra un uso comercial desleal. Es decir, sobre este tema que hace a la confidencialidad —término clave— no hubo acuerdo y quedó bajo jurisdicción de la Organización Mundial de Comercio. Los otros temas quedaron zanjados, de modo tal que sólo la República Argentina en este Convenio se comprometió a incorporar a su legislación algunas normas tendientes a adaptar esas disposiciones del acuerdo ADPIC sobre patentes en tres aspectos fundamentales.
Primero, en la extensión de la protección del procedimiento de la patente al producto. En segundo término, con relación a las medidas cautelares que se pueden tomar en materia de patentes y, en tercer lugar, también en materia de procedimientos de patente cuando se planteen cuestiones civiles en sede civil, la inversión de la carga de la prueba. Ya voy a explicar en qué consiste cada uno de esos temas. Debo establecer, desde ya, que muchas de las cuestiones planteadas, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba ya está en la ley actual. Lo que se hace es ampliarla, clarificarla, hacerla más transparente.
Sobre el tema de las medidas cautelares lo que se hace es ampliarlas y establecer otras medidas cautelares. Y en cuanto a la extensión de la protección del procedimiento al producto también está en la ley, nada más que lo que se hace es clarificarla debidamente para posibilitar su mejor interpretación y aplicación.
Debo decir, antes de entrar en la consideración de las modificaciones propuestas, que este dictamen fue logrado luego de un trabajo muy intenso que hicieron las comisiones que intervinieron en este tema: la de Industria y Comercio, la de Relaciones Exteriores y Culto y la de Legislación General.
Se celebraron cinco reuniones plenarias donde se debatió ampliamente el proyecto con participación de todos los interesados o quienes pudieran haber tenido interés en este tema.
Así, en la reunión del 11 de diciembre de 2002, expuso un representante de Cancillería, el ministro Pérez Gabilondo, que ilustró las razones por las cuales el Poder Ejecutivo había firmado este Convenio.
El 18 de diciembre del mismo año expusieron la licenciada Suárez, directora de COOPERALA; el doctor Delacha, director del Foro Argentino de Biotecnología; el doctor Felicio, de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales; cuatro representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, conocida como CILFA, los doctores López Bernabó, Levis, Schin y Félix.
El 12 de marzo de 2003 expusieron dos académicos especialistas en la materia propuestos por integrantes de la Comisión. Ellos fueron los doctores Guillermo Cabanellas y Carlos Correa, quienes realmente hicieron exposiciones muy ilustrativas sobre el tema que estamos tratando.
El 1° de julio de 2003 concurrieron representantes del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los doctores Fernando Noetinger, Pedro Chaloupka y Martín Bensadón, quienes plantearon algunas observaciones, proponiendo cambios en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En definitiva, presentaban un proyecto alternativo.
Y el 2 de septiembre de este año se hicieron presentes en el plenario de las comisiones el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Rafael Bielsa, y el Ministro de Salud, doctor Ginés González García, quienes expusieron de modo pormenorizado la conveniencia de este acuerdo firmado por la República Argentina, dando al proyecto su más amplio apoyo no sólo desde el punto de vista técnico sino también desde el político.
Luego de todas estas exposiciones se decidió seguir adelante con el dictamen que figura en el Orden del Día 715, que contiene una modificación con relación al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. La modificación no es en cuanto al contenido ni a la filosofía del proyecto, sino que se trata de salvar una omisión que cometió el Poder Ejecutivo al enviar esta iniciativa.
Porque el acuerdo celebrado con los Estados Unidos decía que había que incorporar algunas normas en materia de medidas cautelares. El mensaje del Poder Ejecutivo, en vez de efectuar la incorporación y el agregado al texto del artículo 83, lo sustituye e incorpora las normas del acuerdo, pero deja sin efecto —o sea, borra— lo que estaba establecido en la ley actual, lo cual quedaba vigente de acuerdo al Convenio.
Entonces, eso está salvado en el dictamen de Comisión. Por eso decimos que aconsejamos que se apruebe el proyecto con las modificaciones. Es decir, se mantiene el texto del artículo 83 que está en la ley y se le agrega lo que dice el acuerdo ADPIC o TRIPS, que fue lo convenido entre la República Argentina y los Estados Unidos.
En cuanto a la primera modificación, por la cual se agrega un inciso —el b) — al artículo 8°, se refiere a la extensión de la protección del procedimiento al producto. ¿Qué quiere decir? No es que se establezca un nuevo derecho sino que se aclara que el titular de una patente que entienda que se está utilizando el procedimiento por él patentado para obtener el producto puede ejercer derechos para evitar que se siga actuando de esa forma, en violación de sus derechos.
Es decir, permite al titular de la patente el ejercicio de derechos respecto de productos que hubieran sido directamente obtenidos por el procedimiento por él patentado, si se prueba que ha sido efectivamente utilizado por un tercero sin la autorización del titular de la patente.
La norma aclara que la protección del procedimiento se extiende también al producto y que el titular del procedimiento, cuando ve que se está produciendo un elemento a través de su procedimiento, puede ejercer los derechos en resguardo de la patente que inscribió.
La modificación en materia de medidas cautelares es un tema que ha sido ampliamente debatido. El artículo 83 contenía algunas medidas cautelares que permitían el secuestro de los elementos utilizados, de los objetos en infracción, o el inventario o embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente dedicadas a la fabricación de los productos. Lo que se agrega es la facultad de los jueces de dictar otro tipo de medidas cautelares con relación a una patente concedida de acuerdo con los artículos 30, 31 y 32 de la ley, para evitar que se produzca la infracción de la patente, y en particular para evitar que la mercadería ingrese al circuito comercial; o para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que se produzcan determinadas condiciones.
La ley establece cuáles son las condiciones para que procedan las medidas cautelares: que exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida; que se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular; el daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; que existe una probabilidad razonable de que se infrinja la ley de patentes.
Aquí se han planteado dos tipos de cuestiones.
En primer lugar, se ha objetado que se establezca un régimen especial de medidas cautelares en el tema patentes porque hay un régimen de medidas cautelares en los códigos procesales en vigencia. Incluso se dijo que en Brasil se aplicó directamente de esta forma. La respuesta es muy sencilla. La patente tiene un régimen especial. Las patentes de invención están sometidas a normativas especiales en las que juegan intereses que tienen que ser contemplados.
Por ejemplo, no es indiferente si por una medida cautelar se retira una mercadería del circuito de comercialización, como un remedio, que puede afectar la salud de la gente que lo esté utilizando en ese momento.
Por eso en el acuerdo se ha establecido, y se incorpora a la ley, un régimen que es esencialmente contradictorio. Es sabido que en nuestro régimen procesal las medidas cautelares generalmente se toman inaudita parte, o sea, sin participación de la persona a la que va dirigida tal medida. No es un contradictorio con aquel al que se le va a hacer un embargo o secuestrar un bien. Simplemente se lo toma como una medida cautelar.
El juez en algunos casos está autorizado para tomar esa medida inaudita parte. Pero sucede que aquí las patentes se conceden en forma administrativa. Como muchas veces no existe tiempo suficiente o hay procedimientos muy complicados, se puede abrir una instancia contradictoria en razón de que se puede estar afectando el interés de un tercero o del presunto infractor.
Es decir, el juez puede nombrar un perito para que establezca si realmente el producto que se está fabricando corresponde a otra patente concedida con anterioridad.
Se establece entonces un procedimiento contradictorio, en el cual se trata de equilibrar el interés del que tiene la patente del medicamento, el interés del que lo está fabricando y el del público en general, que está usando ese medicamento. En este juego de intereses es que la ley trata de asegurar los derechos para todos.
Este sistema especial de medidas cautelares, además de estar en el Convenio ADPIC, también ha sido aplicado en otros países, como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia y Alemania, e introduce los suficientes elementos de equilibrio entre los intereses de la parte y de la sociedad en tener acceso a productos legítimamente expuestos en el comercio en un marco de competencia.
Algunos han criticado, en algún dictamen en disidencia, que el plazo que tiene el perito es muy breve. Esas son cuestiones de política procesal. Nosotros entendemos que los plazos se dan en función también de la naturaleza de la materia y que hay que proceder con toda rapidez, por cuanto están en juego intereses muy importantes.
Ahora, si no se otorgan las medidas cautelares, si el juez dice: “Vea, no tiene derecho a las medidas cautelares”, el demandante, de todos modos, podrá exigir al demandado una caución para no interrumpirlo en la explotación del invento en caso de que quisiera seguir adelante con él.
Es decir, el régimen funciona equilibradamente; permite al titular de una patente que cree que le han violado el derecho, que lleve adelante las medidas cautelares. Si el juez no lo autoriza, puede exigir al presunto infractor que dé una caución para que pueda seguir explotando ese producto.
Estos son los aspectos fundamentales en lo que hace a la incorporación a la ley actual de este sistema de medidas cautelares. Con lo cual la Argentina se ajusta, cumple con la norma ADPIC o TRIPS, que establece claramente cuáles son los estándares en materia de medidas cautelares que, en definitiva, tienden a proteger al titular de una patente sin afectar los derechos de terceros.
El otro tema que se ha incorporado es la modificación al artículo 88 relativo a la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba siempre es un concepto que suena chocante, ¿no? Que alguien que es demandado tenga que probar que no es cierto el hecho por el cual se lo demanda. Esto existe en algunos aspectos de la legislación argentina en materia de derecho penal.
Pero en este caso, ¿por qué se incorpora este concepto? En primer término, digamos que actualmente ya está incorporada la carga de la prueba. Es decir, en el artículo 88 de la ley vigente ya existe la institución de la carga de la prueba. Cuando el titular de un procedimiento entiende que se está fabricando un producto por ese procedimiento, hecha la presentación ante el juez, el magistrado podrá exigir al demandado que pruebe que el procedimiento por el cual está obteniendo el producto no es el mismo que está patentado por el demandante.
Es decir que, en este caso, el demandado tiene que probar que no es cierto lo que alega el demandante.
Ahora bien, ¿cuál es la novedad que se introduce en esta materia?
En primer término, el actual artículo 88 es complejo, por cuanto establece plazos y no aclara debidamente cómo funciona la inversión de la carga de la prueba. Aquí existe el concepto de “producto nuevo”.
Entonces, la incorporación que se formula creo que mejora muchísimo la norma, porque aclara perfectamente la situación de la persona demandada por utilizar un procedimiento que ya está patentado por otra persona o entidad. En ese caso, el demandado podrá exigir que el demandante pruebe que el procedimiento utilizado es el mismo, cuando el juez interviniente le ordene la prueba al respecto. Es decir, se trata de una presunción iuris tantum.
Pero, ¿qué tiene que ocurrir para que el demandado replique el derecho que ejerce el demandante? Quiero explicar el tema, porque no es sencillo y cuesta entenderlo.
Cuando el demandante titular de una patente de procedimiento afirmare que el demandado está fabricando un producto por el procedimiento que él ha patentado, entonces el juez —en virtud de lo establecido por este artículo— pedirá al demandado que pruebe que no es el mismo procedimiento. Es una presunción iuris tantum.
Pero la ley otorga al demandado un derecho de réplica. ¿Qué significa este derecho? Que el demandado puede exigir al demandante que éste pruebe que el procedimiento es igual al utilizado por él. ¿En qué casos puede hacerlo? Cuando se tratare de un producto que no es nuevo. En esta hipótesis, el demandado puede pedir al demandante que pruebe que el procedimiento empleado es el mismo.
Y la norma aclara que un producto no es nuevo cuando el demandado o un perito pudieran demostrar que había uno idéntico en el mercado que no se encontraba en infracción en el momento en que esta, supuestamente, se habría producido. Es decir, el concepto es dinámico.
El paso del tiempo va quebrando la novedad del producto en el mercado y asegura que no se aplique la presunción de modo retroactivo. O sea que el producto no es nuevo cuando ya exista otro —no fabricado por el demandante ni por el demandado, sino similar— proveniente de otra fuente que ya se encontraba en el mercado. En ese caso, el demandante debe probar que el procedimiento utilizado por el demandado es igual al suyo.
De esta manera, la norma viene a equilibrar en forma más adecuada —desde mi punto de vista— este complicado juego de intereses en un tema muy delicado, por cuanto involucra creatividad, secretos y confidencialidad.
Por ese motivo, el artículo 88 establece una protección para el demandado en cuanto fija que el límite del requerimiento probatorio a su cargo está determinado por su derecho a proteger sus secretos comerciales e industriales. Es decir, se deja a salvo la confidencialidad o la protección del secreto y de los derechos que tiene el demandado sobre la materia.
En síntesis, los aspectos expuestos son los fundamentales de este proyecto de ley. Quizás el análisis de este tema tan sensible podría profundizarse, pero de todos modos considero que otros colegas podrán hablar con mayor autoridad y ampliar estas consideraciones respecto de la necesidad o conveniencia de aprobar este proyecto de ley, cuyas negociaciones empezaron a tramitarse bajo la administración del ex presidente de la Rúa, se concretó el acuerdo durante la administración del ex presidente Duhalde y se estaría aprobando durante la administración del actual presidente. En las Comisiones hemos tomado el resguardo de invitar a los Ministros del Poder Ejecutivo para que nos dieran su opinión política, además del aval técnico a estas reformas que vienen a tocar un tema que, en su momento, originó importantes controversias en nuestro país respecto de la protección de patentes de invención y que, permanentemente, están llevando a controversias en la Organización Mundial de Comercio.
Cuando pedimos antecedentes, pareciera que los Estados Unidos habían tomado algunas medidas de represalia sobre productos argentinos por cuanto la Argentina no adecuaba la ley de patentes. No me consta que haya sido así pero, de todos modos, lo cierto es que hay normas de aplicación obligatoria y hay una disposición constitucional que nos obliga a respetar los acuerdos. Hay un acuerdo del Poder Ejecutivo que ha sido avalado por dos administraciones, en este caso, y por supuesto hay una implementación que, desde el punto de vista legal, nos parece correcta y a la que nos hemos permitido hacerle la modificación que consta en el orden del día 715. Ello, porque entendemos que hubo un error del Poder Ejecutivo al suprimir, del actual artículo 83, la primera parte, cuando lo que se había convenido era incorporar las normas ADPIC al actual artículo 83. Por eso efectuamos el dictamen de esta forma.
Por tales motivos, señor presidente, considero que es procedente la aprobación de este mensaje y proyecto de ley con las modificaciones propuestas en el orden del día que hoy estamos considerando.